Beveiliging van Russische merkrechten – risico op verval door niet-gebruik

Sinds het begin van de Russische invasie in de Oekraïne en de bijbehorende sancties van de Europese Unie, hebben veel Europese ondernemingen hun activiteiten in Rusland volledig stopgezet. Toch blijven hun bestaande merkrechten formeel bestaan – maar lopen ze het risico te vervallen indien niet wordt voldaan aan de vereisten van het Russische merkenrecht.

Volgens de Russische wetgeving kan een geregistreerd merk worden gewist als het gedurende drie achtereenvolgende jaren niet is gebruikt. Deze gratieperiode voor gebruik begint op de datum van registratie. Problematisch is dat wettelijk alleen sprake is van instandhoudend gebruik indien het gebruik plaatsvindt door de merkhouder zelf, een geregistreerde licentiehouder, of een persoon onder de controle van de merkhouder – bijvoorbeeld binnen een vastgelegde distributieketen.

De loutere aanwezigheid van producten op de Russische markt via niet-geautoriseerde derden (zoals parallelinnvoer) voldoet in de regel niet als rechtsgeldig gebruik. Hoewel de wet theorie toestaat voor vrijstelling wegens ‘gegronde redenen’, worden sancties of een vrijwillige uitstap uit de markt waarschijnlijk niet als gegrond beschouwd.

Na het verstrijken van de driejarige gratieperiode voor gebruik zijn merken in Rusland dus vatbaar voor doorhaling. Elke partij met een gerechtvaardigd belang kan dan een verzoek tot doorhaling indienen. Dit kan het geval zijn wanneer een onderneming soortgelijke waren onder een gelijkaardig teken op de markt wil brengen, reeds een nieuwe merkregistratie heeft ingediend, of eerder zelf betrokken was bij juridische geschillen met de merkhouder..

Tegelijkertijd neemt in Rusland het aantal gevallen toe waarin lokale partijen doelbewust proberen westerse merken opnieuw te registreren of een beroep te doen op niet-gebruik van het oorspronkelijke merk om zich voordeeltjes te verschaffen.

Europese bedrijven staan dan vaak machteloos, mochten ze na drie jaar geen overtuigend gebruiksbewijs kunnen tonen. De merkregistratie zelf blijft weliswaar bestaan, maar kan niet meer effectief gehandhaafd worden – inbreuk- of oppositieprocedures tegen imitatoren stuiten op een blokkade. De merkbescherming wordt zo een ‘tandeloze tijger’.

Hoewel in zeldzame gevallen alternatieve claims (bijvoorbeeld op grond van oneerlijke concurrentie of auteursrecht) mogelijk zijn, gelden daarvoor hoge eisen en zijn ze uitzondering.

Maar wat kunnen bedrijven doen die hun merkrechten in Rusland willen bewaken voor een mogelijke toekomstige markttoegang?

De krachtigste strategie is het registreren van nieuwe merken, maar dan met aanpassing van het teken of de waren- en dienstenlijst. In Rusland zijn immers dubbele registraties (identiek teken én identiek overzicht) niet toegestaan. Met een subtiel aangepaste registratie start de driejarige gebruiksvlote naar verwachting opnieuw. Deze methode bevordert de bescherming van het merk bij eventuele terugkeer naar de markt – zelfs als gebruik op dit moment nog ondenkbaar lijkt.

Let op: de planning en uitvoering van dergelijke herregistraties vergt zorgvuldige afstemming, zeker bij geavanceerde merkenportefeuilles of internationale merkintegratie.

Daarnaast blijft het juridische klimaat in Rusland onzeker. In juni 2024 werd een wetsontwerp ingediend in de Doema dat de bescherming van intellectuele eigendom voor personen uit zogenoemde “onvriendelijke staten” (zoals de EU) volledig wilde uitsluiten. Hoewel afgewezen door de regering wegens strijd met de grondwet en internationale verplichtingen, blijft het onderwerp politiek relevant.

In de huidige situatie is dat des te meer reden om nu in actie te komen.

Wie – na beëindiging van het conflict en opheffing van sancties – weer actief wil worden op de Russische markt of zijn merkrechten niet vrijblijvend wil prijsgeven, dient nu te handelen. De doorhaling wegens niet-gebruik is geen automatisme, maar wel een reëel én strategisch risico.

Wij adviseren u graag over concrete acties voor uw onderneming – in nauwe samenwerking met Russische kantoren en in coördinatie met onze specialisten op het gebied van regelgeving inzake buitenlands economisch recht en douanerecht, Jens Glaß en Philipp Prinz, met volledige inachtneming van de geldende sanctieregelgeving.